对定牌加工中“即发侵权”行为如何定性处理的讨论

     12月9日，本版刊登了《定牌加工中“即发侵权”行为的界定》一文。文中所述案情为：作为××商标注册人，上海C集团公司以普通许可方式，许可其子公司A公司自2010年1月至2012年12月在生产的汽车后视镜上使用××注册商标。A公司后来委托B公司为其定牌加工汽车后视镜，并在产品及包装盒上使用××注册商标，委托期限为2010年2月至12月，产品销售经营权归A公司。2010年10月，A公司与B公司续约，将定牌加工业务的委托期限延长至2011年12月，产品销售经营权仍归A公司；同时约定自2011年1月起，B公司在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品。2010年11月初，B公司与某汽车厂签订销售合同，约定自2011年1月起向该厂供应使用××注册商标的汽车后视镜。2010年11月9日，C集团公司以B公司侵犯其××注册商标专用权为由，向上海某工商分局举报。

    对于此案应如何处理，执法人员有三种不同意见。第一种意见认为，B公司构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的侵犯注册商标专用权行为。第二种意见认为，B公司的定牌加工行为不构成商标侵权，但B公司自2011年1月起自主销售其定牌加工产品的行为，属于“即发侵权”，构成《商标法》第五十二条第（五）项所指的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。第三种意见认为，定牌加工中的商标使用不同于《商标法》意义上的商标使用，“即发侵权”行为在行政法领域不是一种违法形态，因此B公司的行为不构成商标侵权。

    原文作者同意第三种意见。

    讨论意见

    （一）

    根据原国家技术监督局1997年发布、现在仍有效的《产品标识标注规定》第九条，产品标识上标注的生产者的名称和地址，应当是依法登记注册的，能承担产品质量责任的生产者名称和地址；受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址。

    也就是说，定牌加工人按定作人指示进行加工，并向定作人交付贴附了指定注册商标且标注定作人名称和地址的产品时，仅相当于定作人的生产加工车间。此情形下定牌加工产品上贴附的注册商标，是用来区别定作人与同类商品的其他提供者的，不具备识别定牌加工人的功能。因此，定牌加工人按定作人的指示进行加工，并向定作人交付贴附指定注册商标的产品，不属于《商标法》意义上的商标使用行为。

    但是，定牌加工人自行对外销售自己加工的贴附他人注册商标的产品，就超出了前述定牌加工的范畴。定牌加工人在加工中贴附相关注册商标，属于《商标法》意义上的商标使用行为。此情形下的加工销售行为，若未经商标注册人许可，即构成《商标法》第五十二条第（一）项和第（二）项所指的商标侵权行为（二者属吸收违法，应按一个违法行为实施行政处罚）。

    注册商标的独占使用许可、排他使用许可或普通使用许可，都是出让注册商标的使用权，不涉及注册商标使用许可权的出让。除非商标注册人明确授权，否则，无论是普通许可、排他许可，还是独占许可，被许可人均不得再许可他人使用该注册商标。

    本案中，涉案注册商标的被许可人A公司再许可B公司自2011年1月起，可在完成定牌加工任务后少量自主销售其加工的贴附C集团公司××注册商标的产品，未获得商标注册人C集团公司的明确授权或同意。因此，A公司与B公司之间的再许可协议是无效的。B公司基于无效的再许可协议，加工并对外销售贴附C集团公司××注册商标的产品，构成《商标法》第五十二条第（一）项和第（二）项所指的商标侵权行为。

    《刑法》中的“犯罪预备”，是指为实施犯罪开始创造条件的行为，包括为实施犯罪准备工具或者创造其他便利条件；“犯罪未遂”，是指已经着手实施具体犯罪行为，因意志以外的原因未能完成犯罪。行政执法中的“违法预备”、“违法未遂”，可参照刑法理论来界定。

    生产、销售侵犯注册商标专用权的商品，其预备状态应当是指为了实施生产销售行为而准备工具或创造便利条件，如调查相关商品市场行情、研究仿冒相关商品及其商标的技术，购置相关设备或不带侵权标志的原材料，联系生产销售人员等。如果提前与他人签订了下一年度购销侵权商品的销售合同，即使尚未生产出或购进侵权商品，也不属于违法预备或销售预备。因为此时签订销售合同的行为，并非为销售侵权商品创造条件或准备工具，而是已经着手实施侵权行为，只不过尚未完成。另外，根据《商标法实施条例》第三条的规定，未经商标注册人许可，也无其他正当合理的理由，在销售合同等商品交易文书中使用他人注册商标的，属于《商标法》意义上的商标使用行为。

    综上所述，B公司基于无效的再许可协议，未经C集团公司同意，于2010年11月初与他人签订销售合同，推销自产的将于2011年1月交付的贴附C集团公司××注册商标的产品，构成《商标法》第五十二条第（一）项和第（二）项所指的商标侵权行为，其中销售行为属于“未遂销售”，不存在所谓的“即发侵权”或“销售预备、违法预备”问题。□黄璞琳

    （二）

    本案中，A公司与B公司之间的贸易方式为定牌加工。定牌加工，是指加工方接受定作方委托，按照定作方要求的产品质量和包装生产使用特定商标的产品，并将该产品交付给定作方，定作方按约定向加工方支付加工费用的行为。

    本案中，B公司虽然已和某汽车厂签订了销售合同，但是尚未实际销售，就因C集团公司的举报被工商机关查获。此种情况下，B公司的行为是否仍符合《商标法》第五十二条第（一）项所要求的“使用”商标这一客观要件呢？《商标法实施条例》第三条规定，商标法所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。销售合同属于商品交易文书的一种。因此，B公司与某汽车厂在销售合同中约定自2011年1月起向该厂供应使用××注册商标的汽车后视镜的行为，属于在同一种商品上使用与××注册商标相同的商标的侵权行为。

    在定牌加工中，加工方“未经商标注册人许可”主要表现为3种情况：第一种，加工方在定牌加工合同约定的时间、数量、范围之外，擅自生产加工带有注册商标的产品；第二种，定作方在根本没有取得合法的注册商标专用权或使用权的情况下，委托加工方定牌加工产品；第三种，注册商标使用许可中的被许可人在商标注册人未允许其再许可他人使用该商标的情况下，擅自许可加工方使用该商标。本案中，A公司与B公司约定自2011年1月起，B公司在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品，已超出了两者之间合法的加工承揽法律关系范畴，演变为通过定牌加工变相实施商标使用许可的行为。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第三条第（三）项规定，注册商标普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域，以约定的方式许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。在普通许可中，被许可人一般无权再许可他人使用该商标。本案中，C集团公司许可A公司使用××注册商标的方式为普通使用许可，A公司在未取得C集团公司授权的情况下，无权再许可包括加工方B公司在内的任何第三方使用××注册商标。因此，B公司属于“未经商标注册人许可”的情形。

    综上所述，笔者认为，B公司的行为构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”侵权行为。□袁夕康

    （三）

    笔者认为，本案中B公司的定牌加工行为不构成商标侵权行为，但是B公司于2010年11月初与某汽车厂签订销售合同约定供应其加工的使用××注册商标汽车后视镜的行为，构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标侵权行为。工商机关应当依据《商标法》第五十三条的规定责令B公司停止侵权行为。

    1.本案中B公司的定牌加工行为属于承揽加工，承揽人B公司在商品上使用商标是加工行为的一部分，该“使用”应视为委托人A公司的使用行为，而A公司使用××注册商标是经许可合法使用的，不构成商标侵权。

    2.A公司与C集团公司签订的许可合同只是普通许可合同，A公司无权再许可其他人使用××注册商标，因此A公司与B公司在合同中约定“自2011年1月起，B公司在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品”的条款无效，B公司不能因此约定取得××注册商标的使用权。

    B公司未经××商标注册人C集团公司的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，当然构成商标侵权行为。

    B公司与某汽车厂签订销售合同，约定自2011年1月起向该厂供应使用××注册商标的汽车后视镜，虽然没有发生实际损害事实，但是损害后果明显可以预见。B公司一旦按期履行合同，将使用××注册商标的汽车后视镜销售给某汽车厂，必然损害××商标注册人C集团公司的利益。B公司在用于自行销售的汽车后视镜上使用××注册商标的行为构成商标侵权，鉴于尚未发生实际损害事实，工商机关在处理时应以制止侵权行为发生为主。

    制止“即发侵权”，将侵权行为消灭在萌芽状态，在许多国家的知识产权立法中均有规定。《与贸易有关的知识产权协议》第50条规定的“临时措施”中，第3款规定成员国司法当局应当制止即发侵权行为。我国《商标法》第五十七条规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”此外，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2004〕19号）第十二条的规定，商标侵权行为“非法经营数额”的计算，包括侵权人制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值。可见，将“即发侵权”认定为侵权行为并予以制止，是有法律依据且具有实际意义的。□黄晓莉

    （四）

    笔者认为B公司的行为构成《商标法》第五十二条第（二）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为。

    首先，B公司构成销售行为。当B公司与某汽车厂签订销售合同时，已经构成销售行为。该合同为诺成合同，是否交付标的物不影响合同成立。

    其次，B公司的行为是否对C集团公司造成损害，不是行政违法行为成立的必要条件，在实施行政处罚时可以作为免除、减轻、从轻处罚的法定或酌定情节。笔者认为，不能简单把刑法学中的犯罪理论引用到行政法学范畴。

    最后，A公司涉嫌与B公司构成共同侵权。A公司不是××注册商标权利人，其作为被许可人，在未经商标注册人C集团公司允许的情况下，擅自允诺B公司销售定牌加工产品，与B公司共同构成侵犯C集团公司××注册商标专用权的行为。□沈　涛

    （五）

    《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”2010年11月初，B公司未经商标注册人许可与某汽车厂签订销售合同，约定自2011年1月起向该厂供应使用××注册商标的汽车后视镜，属于在商品交易文书上使用××注册商标，构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标侵权行为。

    《行政处罚法》第二十七条第二款规定：“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”笔者认为，B公司虽然构成商标侵权行为，但违法行为轻微，可责令当事人改正，不予行政处罚。□丁丽梅

    （六）

    A公司是××注册商标的被许可人而非商标注册人，对该商标没有处分权，无权再许可他人使用该商标。A公司与B公司有关B公司可少量销售其定牌加工产品的约定无效。B公司依据该约定的销售行为未经商标注册人C集团公司同意，构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标侵权行为，但由于处在违法预备状态，工商机关可对B公司作出责令停止违法行为，减轻或免予处罚的处理。

    对于原文作者提到的免责条款问题，笔者认为，加工方是否与定作方共同承担商标侵权责任，取决于加工方是否尽到了必要的审查责任。《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标侵权行为要求行为人具有主观过错。加工方在签订定牌加工合同前，应当要求定作方提供合法的注册商标证明文件，如商标注册证或商标使用许可合同，并且对证明文件进行必要的审查，查明其是否真实有效。只要加工方履行了必要的审查义务，即使定作方提供的证明是虚假的，由于加工方没有过错，也无须承担商标侵权责任，否则，加工方应与定作方共同承担责任。□陈　萍

    （七）

    1.“即发侵权”行为构成商标侵权。根据《商标法》第五十七条的规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明某行为如不及时制止，就会侵犯自己商标专用权，或该行为的正常延续必然构成侵权行为，权利人可在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。这类行为就是“即发侵权”。原文作者认为这是民法范畴的侵权行为，并不必然具有行政违法性。笔者认为，从《商标法》第五十二条、第五十三条的规定看，侵犯注册商标专用权行为的民事责任和行政责任是出现在同一条款的，这表明商标侵权必然具有行政违法性。另外，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2004〕19号）第十二条的规定，“非法经营数额”包括未销售的侵权产品的价值，“即发侵权”商品应当属于这个范畴。

    2.B公司的行为不属于“即发侵权”，也不构成商标侵权。A公司与B公司于2010年10月续约，续约协议包括两方面内容，一是继续委托B公司定牌加工；二是允许B公司自2011年1月起在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品。笔者同意原文作者对“定牌加工中使用他人注册商标的行为不构成商标侵权”所作的分析。对于第二方面的内容，笔者认为这实际上是一份独立于定牌加工协议之外的合同。如果此协议约定B公司销售产品的销售款归A公司所有，B公司只是按销售数量收取一定比例的手续费，这就是一份委托销售合同。如果此协议约定B公司销售产品的销售款充抵A公司应当支付的加工费，或者是B公司以低于市场价的价格直接从A公司进货，准备销售赚取差价，这就是一份买卖合同。B公司无论是被委托销售，还是直接买卖，产品的内在品质与外包装的表现形式都完全体现A公司意志,与A公司自己销售的产品并无差别，不会改变该产品的生产者是A公司的性质。A公司得到了商标注册人的许可，其生产的产品不是侵权商品，因此B公司的待售行为不构成商标侵权。至于A公司是否有权委托加工方销售产品，或B公司作为承揽方是否有权销售定作方的产品，笔者认为应当由《合同法》等其他民事法律调整，与商标侵权无关。

    □郑向洪

    （八）

    “即发侵权”是指侵权行为的损害后果即将发生、但是尚未发生的侵权行为。《商标法》第五十七条规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”该条款中“即将实施侵犯其注册商标专用权的行为”，指的就是“即发侵权”。

    由此可见，“即发侵权”一般具有以下特点：一是该行为具有违法性；二是该行为如不及时制止，势必造成侵犯他人注册商标专用权的损害事实；三是行为人已经准备或正在准备实施侵权行为；四是该行为的停止只能由行为人自行改正或由司法机关采取相关措施。

    一个损害事实的产生，通常有一个行为过程。在这个过程中必然存在一个或者数个行为，这些行为在法律上有的被吸收为一个违法行为，有的则独立形成数个违法行为等，具体情况应当根据违法行为发展到什么阶段、每个行为所形成的损害事实以及所侵犯的法律关系来判定。就实施商标侵权行为的过程而言，“即发侵权”是商标侵权行为的准备阶段，其性质不完全等同于实际侵权。

    本案中，C集团公司以普通许可方式，将××注册商标许可给A公司，A公司又与B公司签约，约定自2011年1月起，B公司在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品，这一行为就A公司而言，其实质是违反了与C集团公司的相关约定，与他人签订了商标使用“再许可”合同。

    B公司基于与A公司的约定，与某汽车厂签订相关销售合同，该行为固然是为将来可能发生的商标侵权行为做准备，且该行为具有违法性，但由于B公司尚未销售侵权商品，就不存在侵犯××注册商标专用权的损害事实，不符合商标侵权行为的构成要件，因此不构成商标侵权行为。□陈国华

    （九）

    笔者认为要分两个时间段来分析此案。

    第一个阶段为2010年2月至2010年12月。在此期间，按照A公司与B公司的定牌加工协议，产品销售经营权归A公司，B公司的定牌加工行为不构成商标侵权。

    第二个阶段为2011年1月以后。根据2010年10月A公司与B公司的续约，自2011年1月起，B公司在完成任务后可少量自主销售其定牌加工的产品。2010年11月初，B公司与某汽车厂签订销售合同，约定自2011年1月起向某汽车厂供应使用××注册商标的汽车后视镜。这里B公司生产的少量自主销售的产品，包括向某汽车厂供应的产品，就不属于定牌加工的产品范畴了。A公司作为被许可人不得许可其他任何第三人包括B公司使用该注册商标。

    B公司可以少量自主销售的产品，包括向某汽车厂供应的这部分产品，由于尚未生产，因此B公司的行为属于“即发侵权”。笔者认为，由于《商标法》、《商标法实施条例》对“即发侵权”行为没有明确规定，没有赋予工商机关执法权限，商标注册人或者利害关系人应当按照《商标法》第五十七条的规定，向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

    □范　松

    （十）

    A公司未得到商标注册人C集团公司的授权，其再许可行为是无效的，所以B公司无权使用××注册商标。如果B公司生产销售使用××注册商标的汽车后视镜，则构成商标侵权。B公司与某汽车厂签订销售合同，约定自2011年1月起向该厂供应使用××注册商标的汽车后视镜的行为，是“即发侵权”行为。笔者认为，由于《商标法》和《商标法实施条例》对“即发侵权”行为没有明确规定，不能按商标侵权行为处理，但为避免损害结果的发生，工商机关应该发挥商标行政管理职能作用，依法给予指导，可以让B公司与某汽车厂、A公司协商，改签销售合同，B公司作为该汽车后视镜的加工方，销售方改为A公司